Дата добавления статьи: 16 сентября 2024 года

Дата обновления статьи (проверки): 11 ноября 2024 года

Лицензионный договор – это один из способов распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации. По лицензионному договору предоставляется только право на использование результатом интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации пользователем, в то время как исключительное право на такой результат или средство индивидуализации по-прежнему остается у правообладателя – заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Шаблон (конструктор) лицензионного договора находится здесь.

Дата добавления статьи: 16 сентября 2024 года

Дата обновления статьи (проверки): 11 ноября 2024 года

По общему правилу по лицензионному договору обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Дата добавления статьи: 16 сентября 2024 года

Дата обновления статьи (проверки): 11 ноября 2024 года

Как отмечалось ранее, предметом лицензионного договора выступают две категории: результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Перечень объектов перечислен в пункте 1225 ГК РФ. Однако не все перечисленные объекты могут быть предметом лицензионного договора.

В отечественной доктрине выделяют «оборотоспособные» и «необоротоспособные» объекты.

Так, в частности не допускается заключение лицензионного договора в отношении фирменного наименования.

Право использования коммерческого обозначения может быть предоставлено правообладателем другому лицу только на основании договора аренды предприятия или договора коммерческой концессии.

Предоставление другому лицу права использования географического указания без заключения договора не допускается. Аналогичные ограничения установлены и в отношении наименований мест происхождения товаров.

Выделяют обязательные существенные условия и факультативные. 

Обязательные существенные условия – это условия, при недостижении которых лицензионный договор не будет заключен. Факультативные условия являются дополнительными, их отсутствие в тексте договора не влечет его незаключенность. Необходимая информация будет выведена из содержания закона и обычаев делового оборота.

В первую очередь лицензионный договор должен предусматривать предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. При этом должен быть указан в применимых случаях номер документа удостоверяющего исключительное право на такой результат или средство индивидуализации. 

Например, если по договору предоставляется право использования на произведение науки литературы или искусства указываются все существенные характеристики, по которым можно идентифицировать предмет договора (например, наименование произведения, его автор или авторы, год создания и тому подобное. 

Если предоставляется право использования на изобретение, промышленный образец или полезную модель, в договоре необходимо идентифицировать номер патента, удостоверяющего исключительное право лица. 

Несколько иные правила предусмотрены для указания средств индивидуализации. Если по договору предоставляется право использования товарным знаком, то наряду с указанием номера свидетельства на товарный знак необходимо также указывать товары и услуги в отношении которых предоставляется право использования. 

Закон также не ограничивает заключение лицензионного договора, который будет предусматривать предоставление права использования объекта, который будет создан (возникнет) в будущем. В этом случае предмет договора должен быть индивидуализирован таким образом, чтобы можно было определить конкретный объект на момент предоставления права его использования.

Еще одним обязательным существенным условием является указание в договоре способов использования интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом для каждой группы объектов, подлежащих охране в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, законодатель определил перечень способов использования. Перечни способов использования при этом исчерпывающими не являются. 

Необходимо отметить, что каждый способ использования произведения представляет собой самостоятельное правомочие, входящее в состав исключительного права, принадлежащего автору (иному правообладателю). Право использования произведения каждым из указанных законодателем способов может быть предметом самостоятельного лицензионного договора.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. 

В качестве факультативных существенных условий лицензионного договора законодатель выделает такие условия как срок и территория использования. 

Так, в лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Лицензиаром может быть обладатель исключительного права – лицо, которое на законных основаниях предоставляет исключительное право, то есть правообладатель.

Им может быть как сам автор, так и иные лица, которые по каким-либо основаниям приобрели исключительное право. Например, обладателем исключительного права на товарный знак и, в последующем, лицензиаром по лицензионному договору может стать лицо, которое (1) либо приобрело право на товарный знак путем осуществления действий, направленных на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака, (2) либо приобрело исключительное право на уже зарегистрированный товарный знак.

Лицензиаром может быть любое лицо с точки зрения их правового статуса ­– юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные физические и юридические лица, государственные органы.

Лицензиат – лицо, которое на законных основаниях в предусмотренных пределах использует результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

Лицензиатом может быть любое лицо ­– юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные физические и юридические лица, государственные органы.

Для лицензионного договора предусмотрена письменная форма. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора. Несоблюдение письменной формы такого договора влечет его ничтожность – как сделки несоответствующей закону.

Шаблон (конструктор) лицензионного договора находится здесь.

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, предоставление права использования такого результата или такого средства по договору также подлежат государственной регистрации

Таким образом, предоставление права использования на такие результаты, как товарный знак и знак обслуживания, изобретения, промышленные образцы и полезные модели, подлежит государственной регистрации.

Заявление о регистрации предоставления права использования подается Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) – если объект относится к товарным знакам и знакам обслуживания, изобретениям, промышленным образцам и полезным моделям, и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям (Министерство сельского хозяйства Российской Федерации) – если объект относится к изобретениям в сфере селекционных достижений. 

Государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора. Заявление о государственной регистрации предоставления права использования может быть подано обеими сторонами договора, либо одной из сторон договора.

В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: 

1. подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; 
2. удостоверенная нотариусом выписка из договора; 
3. сам договор. 

В заявлении сторон должны быть указаны: 

1. вид договора (исключительная лицензия или простая (неисключительная лицензия); 
2. сведения о сторонах договора; 
3. предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. 
4. срок действия договора, если такой срок определен договором;
5. территория, на которой предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если территория определена договором;
6. предусмотренные договором способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации; наличие согласия на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по сублицензионному договору, если согласие дано; 
7. возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

Если заявление подается обеими сторонами договора, то в заявлении должны быть указаны все вышеперечисленные сведения, однако сам договор, или удостоверенная нотариусов выписка из договора, или подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом не предоставляются. 

В обоих случаях – и при подаче заявления одной из сторон договора, и при подаче заявления обеими сторонами – необходимо приложить документ, подтверждающий уплату патентных пошлин. Размер патентных пошлин устанавливается Постановлением Правительства. В настоящий момент действуют патентные пошлины, которые утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941, однако, в ближайшее время размер патентных пошлин будет изменен в сторону увеличения патентных пошлин. 

Уплата патентной пошлины связана со свободой выбора: при наличии интереса в приобретении интеллектуальных прав каждое лицо само разрешает вопрос о необходимости обращения в Роспатент в установленном порядке.

Таким образом, при неоплате патентных пошлин федеральный орган исполнительный власти отказывает в предоставление государственной услуги по регистрации распоряжения исключительным правом по лицензионному договору.

Лицензионный договор, как отмечалось ранее, в первую очередь – это способ распоряжения исключительным правом, то есть у правообладателя право уже возникло на созданный объект либо возникнет в будущем.

Что касается результатов интеллектуальной деятельности, созданных на основании договора авторского заказа, созданных по заказу и результатов, созданных при выполнении работ по договору, то все перечисленные договоры определяют собой группу договоров, относящихся к созданию объекта и возникновения у правообладателя (или иного лица (в зависимости от условий договоров) исключительного права.

Следовательно, можно сгруппировать договоры по основаниям: основания возникновения исключительного права и основания распоряжения исключительным правом. 

При поставке программного обеспечения – если поставляется экземпляр программного обеспечения на материальном носителе – покупателю передается в собственность или во временное владение и пользование только материальный носитель, в то время как само исключительное право к нему не переходит. Такое лицо признается правомерное владеющим экземпляром программного обеспечения, и оно вправе без разрешения автора или иного правообладателя использовать такое программное обеспечение как это указано в статье 1280 ГК РФ, путем в том числе адаптации программного обеспечения - внесения изменений в программу, осуществляемое исключительно в целях функционирования программы.

Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается предоставление прав на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, использованных и (или) возникших при создании кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма, в том числе анимационных фильмов. Данное основание применяется также к предоставлению права на использование персонажей, музыкальных произведений, иных охраняемых объектов авторских прав и смежных прав, вошедших в состав кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма.

Также НДС не облагается предоставление прав на использование по лицензионному договору на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).

Кроме того, освобождены от уплаты НДС при сделках, связанных с предоставлением права использования на программное обеспечение и базы данных, включенных в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и (или) Единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.

При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

Согласие на заключение сублицензионного договора, в том числе с конкретным сублицензиатом, может быть дано как в самом лицензионном договоре, так и в отдельном документе.

Согласие может быть отозвано лицензиаром до заключения сублицензионного договора с возмещением убытков, вызванных таким отзывом.

Шаблон сублицензионного договора находится здесь.

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.

Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.